{"id":49,"date":"2024-04-09T18:08:36","date_gmt":"2024-04-09T18:08:36","guid":{"rendered":"https:\/\/nietolawyers.com\/?post_type=actualidad&p=1101"},"modified":"2024-10-18T21:35:12","modified_gmt":"2024-10-18T21:35:12","slug":"la-doctrina-de-equivalentes-y-los-litigios-de-patentes-en-colombia-la-relevancia-del-caso-telemetrik-s-a-s-vs-excelec-international-s-a-s","status":"publish","type":"noticias-legales","link":"https:\/\/arasaka.sergioduran.dev\/nuevo-nieto-lawyers1\/noticias-legales\/la-doctrina-de-equivalentes-y-los-litigios-de-patentes-en-colombia-la-relevancia-del-caso-telemetrik-s-a-s-vs-excelec-international-s-a-s\/","title":{"rendered":"La doctrina de equivalentes y los litigios de patentes en Colombia. La relevancia del caso TELEMETRIK S.A.S. vs EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S."},"content":{"rendered":"\n

\u00bfQu\u00e9 es la doctrina de equivalentes?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La llamada \u201cdoctrina de equivalentes\u201d es una instituci\u00f3n del derecho de patentes, proveniente del r\u00e9gimen anglosaj\u00f3n. Como es conocido, uno de los grandes interrogantes que se genera en el derecho de patentes y, en particular, en los casos de infracci\u00f3n de patentes, es lo relacionado con el alcance de la protecci\u00f3n patentaria. En principio, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 51 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000, el alcance de la protecci\u00f3n de una patente parecer\u00eda estar dado por lo comprendido textualmente por sus reivindicaciones: \u201cEl alcance de la protecci\u00f3n conferida por la patente estar\u00e1 determinado por el tenor de las<\/u> reivindicaciones<\/u><\/strong>. La descripci\u00f3n y los dibujos, o en su caso, el material biol\u00f3gico depositado, servir\u00e1n para interpretarlas\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, \u00bfqu\u00e9 sucede si un competidor lanza al mercado un producto que, aunque difiere de la textualidad de las reivindicaciones de la patente, en realidad, dicho cambio no genera ning\u00fan efecto significativo? Pi\u00e9nsese, por ejemplo, una patente sobre un producto de ingenier\u00eda que establezca dentro de sus reivindicaciones independientes una base en \u00e1ngulo recto (90\u00b0). Ahora, pi\u00e9nsese en un producto competidor que, en lugar de hacer la base en un \u00e1ngulo recto, lo hace en un \u00e1ngulo de 80\u00b0, sin que dicho cambio modifique la funci\u00f3n del producto, su modo de operaci\u00f3n o su resultado t\u00e9cnico \u00bfHabr\u00eda infracci\u00f3n patentaria? Acogiendo la tesis de la literalidad de las reivindicaciones, en principio no, circunstancia que podr\u00eda resultar abiertamente injusta para el titular de la patente. Ah\u00ed entra en juego la doctrina de los equivalentes.<\/p>\n\n\n\n

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La doctrina de equivalentes en el caso colombiano: TELEMETRIK vs EXCELEC INTERNATIONAL.<\/h2>\n\n\n\n

En Colombia, esta doctrina no hab\u00eda tenido desarrollo jurisprudencial, aunque en la academia es un t\u00f3pico recurrente de discusi\u00f3n. Sin embargo, el reciente caso de TELEMTRIK S.A.S. vs EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S. es un hito por ser la primera decisi\u00f3n sobre la materia. En s\u00edntesis, TELEMETRIK demand\u00f3 ante la SIC a EXCELEC afirmando que esta \u00faltima empresa hab\u00eda infringido su modelo de utilidad de una fotocelda inteligente de gesti\u00f3n remota para iluminaci\u00f3n p\u00fablica. En la reivindicaci\u00f3n No. 1 de la patente (la \u00fanica independiente), Telemetrik hab\u00eda incorporado un instrumento de medici\u00f3n infrarroja (IRDA), el cual, tal como lo reconoci\u00f3 Telemetrik en el tr\u00e1mite de registro, era el que le otorgaba novedad al modelo de utilidad.<\/p>\n\n\n\n

Excelec, por su parte, lanz\u00f3 al mercado un producto competidor (ILUPLUS) que, en lo \u00fanico en lo que difer\u00eda era en que no contaba con el sistema IRDA, que se encontraba en la reivindicaci\u00f3n No. 1 de la patente de Telemetrik.<\/p>\n\n\n\n

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En primera instancia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales neg\u00f3 la existencia de la infracci\u00f3n patentaria, se\u00f1alando que, desde la perspectiva de la literalidad no hab\u00eda infracci\u00f3n, pues claramente la reivindicaci\u00f3n No. 1 del modelo de utilidad incorporaba al sistema de medici\u00f3n infrarroja (IRDA), el cual, Telemetrik manifest\u00f3 ser el que le otorgaba novedad al modelo. En consecuencia, al no incorporarlo, ILUPLUS el producto ILUPLUS no estar\u00eda infringiendo la patente.<\/p>\n\n\n\n

TELEMTRIK apel\u00f3 se\u00f1alando que, aunque ILUPLUS no incorporaba el IRDA, conten\u00eda un modelo de comunicaci\u00f3n \u201cRF\u201d a trav\u00e9s del cual se obten\u00eda la misma funci\u00f3n y resultado que con el IRDA, por lo que, aunque no hubiera una infracci\u00f3n textual, s\u00ed se observaba una infracci\u00f3n por equivalencia (doctrina de equivalentes).<\/p>\n\n\n\n

La Interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal Andino y el test de la triple identidad sustancial:<\/h2>\n\n\n\n

Por reglamento comunitario, previo a la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n definitiva por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el caso debi\u00f3 someterse a interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 475-IP-2019). Trayendo a colaci\u00f3n lo dispuesto por el art\u00edculo 69 del Convenio sobre concesi\u00f3n de la patente Europea, el Tribunal Andino se\u00f1al\u00f3 que, aunque la Decisi\u00f3n 486 de 2000 no se refiere a la doctrina de equivalentes, en caso de que el criterio de textualidad sea insuficiente para determinar si existe infracci\u00f3n, los jueces pueden acudir a la doctrina de equivalencia y aplicar el denominado \u201ctest de la triple identidad sustancial<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El referido test, busca determinar si el presunto objeto infractor es equivalente a la patente protegida, a pesar de no ser literalmente id\u00e9ntico, para lo cual, deber\u00e1 corroborar a) si desempe\u00f1an la misma funci\u00f3n, b) si operan del mismo modo, y c) si cumplen el mismo resultado t\u00e9cnico.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1:<\/h2>\n\n\n\n

El Tribunal ratifica la sentencia de la SIC, se\u00f1alando que, efectivamente si TELEMETRIK al sistema IRDA en su reivindicaci\u00f3n No 1 y, adem\u00e1s, defendi\u00f3 la novedad del modelo de utilidad con base en dicho sistema, el hecho de que el producto competidor ILUPLUS no lo comprendiera implicaba que no hab\u00eda infracci\u00f3n, pues ILUPLUS no conten\u00eda un elemento esencial de la patente.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que aunque se aplicara la doctrina de equivalentes y se realizara el test de triple identidad sustancial, tampoco habr\u00eda infracci\u00f3n, ya que las pruebas periciales demostraban que los sistemas IRDA y RF no generaban el mismo resultado t\u00e9cnico ni cumpl\u00edan la misma funci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

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\u201c(\u2026) no se otea demostrado que alguno de los elementos constitutivos del artefacto \u201cILU PLUS\u201d, pueda llegar a garantizar la medici\u00f3n local, transferencia de datos y comunicaci\u00f3n infrarroja que posee el protocolo \u201cIrDA\u201d \u201cen caso de falla masiva del sistema\u201d <\/strong>aspecto particular que no puede asimilarse a la prestaci\u00f3n brindada por el componente \u201cRF\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Reflexiones: \u00bfel Tribunal de Bogot\u00e1 aplic\u00f3 la figura del \u201cprosecution history estoppel\u201d?<\/h2>\n\n\n\n

Ya dijimos que la doctrina de equivalentes es una figura de origen anglosaj\u00f3n. En el caso Hilton Davis Chemical Co.c. Warner-Jenkinson Company, Inc, la Corte Suprema de Estados Unidos afirm\u00f3 que, si un elemento de un dispositivo es equivalente a un elemento reivindicado en una patente, puede considerarse como una infracci\u00f3n de patente.<\/p>\n\n\n\n

En dicho ordenamiento, uno de los mecanismos de defensa m\u00e1s relevantes frente a una acci\u00f3n de infracci\u00f3n de patente basada en la doctrina de equivalentes es el \u201cprosecution history estoppel\u201d. <\/em><\/strong>Por virtud de esta figura, cuando dentro del tr\u00e1mite de concesi\u00f3n de patente el solicitante ha delimitado o restringido una reivindicaci\u00f3n, con el objetivo de que le sea concedida la patente sin mayores reparos, se entiende que el solicitante quiso voluntariamente limitar el alcance de la protecci\u00f3n de su patente y, por tanto, no habr\u00e1 lugar a la aplicaci\u00f3n de la doctrina de los equivalentes.<\/p>\n\n\n\n

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Aunque ni la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ni el Tribunal de Bogot\u00e1 mencionan al prosecution history estoppel, pareciera que uno de sus argumentos principales tuviera dicha orientaci\u00f3n, pues en ambas sentencias se afirm\u00f3 que no exist\u00eda infracci\u00f3n dado que<\/p>\n\n\n\n

TELEMETRIK, al ser cuestionado sobre la novedad de su modelo de utilidad, manifest\u00f3 que dicha novedad se sustentaba particularmente en incorporar el sistema infrarrojo IRDA, el cual no se encontraba en el producto ILUPLUS.<\/p>\n\n\n\n

Desde nuestra perspectiva como firma, la sentencia de TELEMETR\u00cdA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S. y otros vs. EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S. adquiere una importancia significativa por ser la primera en Colombia en abordar profundamente la doctrina de equivalentes, de manera similar a como se ha desarrollado en el derecho anglosaj\u00f3n. Asimismo, la sentencia pareciera reconocer, t\u00edmidamente, la aplicaci\u00f3n del denominado prosecution<\/em> <\/em>history<\/em> <\/em>estoppel<\/em>, lo que en nuestro criterio representa la b\u00fasqueda de un equilibrio entre la protecci\u00f3n patentaria y la promoci\u00f3n de la innovaci\u00f3n y el intelecto.<\/p>\n\n\n\n